2016 is een jaar vol veranderingen voor het Europees en nationale merkenrecht. Op 23 maart 2016 zal de nieuwe merkenverordening in werking treden (Verordening 2015/2424), dit in navolging van de inwerkingtreding op 12 januari 2016 van de nieuwe merkenrichtlijn (Richtlijn 2015/2436). Beide instrumenten maken deel uit van het ‘trademark reform package’, dat in het leven werd geroepen om enerzijds via de verordening het Europese merkenrecht te hervormen en anderzijds via de richtlijn verder de nationale wetgeving van alle lidstaten te harmoniseren en in overeenstemming te brengen met de rechtspraak van het Hof van Justitie die op sommige punten ook rechtstreeks geïmplementeerd wordt in de nieuwe teksten. Hieronder bespreken wij kort enkele in het oog springende wijzigingen. Indien u meer informatie wenst kan u ons hierover steeds vrijblijvend contacteren.

• Naamswijzigingen

Eerder administratieve veranderingen zijn de naamswijzigingen die doorgevoerd zullen worden. Vanaf 23 maart 2016 zal het OHIM (Office of Harmonization in the Internal Market) het EUIPO (European Union Intellectual Property Office) heten, en spreken we niet langer over Community Trademarks (CTM) of Gemeenschapsmerken, maar wel over EU Trademarks (EUTM) of Uniemerken. Dit is in feite nog een laattijdige aanpassing in navolging van het Verdrag van Lissabon van 2009.

• Nieuwe tarieven

Voor merkdepots en merkvernieuwingen zullen nieuwe tarievenlijsten van toepassing worden. Voor Uniemerken zal de stelregel ‘één taks per klasse’ zijn. De nieuwe tarieven zijn gedeeltelijk een kostenreductie voor wie slechts een inschrijving/vernieuwing voor één of twee klassen wenst. Voorheen gold immers een standaardprijs voor 3 klassen. Dit leidde ertoe dat de merkenregisters op heden gevuld zijn met merken die niet gebruikt worden voor alle klassen waarin het merk geregistreerd is, hetgeen gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van merken en betrouwbaarheid van het merkenregister. De verwachting is overigens dat verschillende EU lidstaten, waaronder de Benelux, deze mogelijkheid ook zullen overnemen in de nationale merkenwetgeving via de omzetting van de nieuwe richtlijn.

• Classificatieherziening

De IP translator rechtspraak wordt opgenomen in de nieuwe merkenverordening, hetgeen inhoudt dat de regel die stelt dat de classificatie van de merken nauwkeurig en precies moet zijn, nu ook een wettelijke basis heeft. Om die reden werd tevens de mogelijkheid voorzien om merkregistraties in lijn met die rechtspraak te herzien en de classificatie aldus te verduidelijken. De herziening is mogelijk als uw CTM of uw internationaal merk met bescherming voor de Europese Unie vóór 22 juni 2012 is geregistreerd voor een volledige standaard klassenomschrijving en de tekst van de klassenomschrijving niet precies inhoudt waar het merk voor gebruikt wordt. Moest u twijfelen over uw merkregistratie(s) kan u ons hierover contacteren zodat wij u hierin desgewenst kunnen bijstaan.

• Vereiste van grafische voorstelling verleden tijd

Zowel in de nieuwe merkenrichtlijn als (per 1 oktober 2017) in de merkenverordening zal er niet langer een vereiste zijn die stelt dat een merk om beschermd te kunnen worden ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ moet zijn (artikel 4 van de oude Verordening). De basisregels uit het arrest Sieckman die stellen dat de voorstelling ‘als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam, ondubbelzinnig en objectief’ moet zijn, blijven evenwel gelden zodat de invloed van deze wijziging ook niet overschat mag worden.

• Goederen in transit

Een belangrijke wijziging voor merkhouders is deze wat betreft goederen in transit. Merkhouders worden vaak geconfronteerd met inbreukmakende goederen in transit. Zij konden hier echter geen actie tegen ondernemen indien zij niet konden aantonen dat de goederen voor de Europese markt bestemd waren. Deze regel wordt in de nieuwe verordening in zeker zin omgekeerd zodat namaak doeltreffender kan worden bestreden. Merkhouders kunnen d.m.v. de nieuwe verordening nu ook optreden tegen inbreukmakende producten die niet voor de Europese markt of consumenten bestemd zijn, maar die wel de EU binnenkomen door bijvoorbeeld doorvoer, overlading, opslag, vrije zones en tijdelijke invoer, tenzij de importeur kan aantonen dat de merkhouder niet in staat is de verkoop in het land van bestemming tegen te gaan.

• Kwaliteitsmerken

De verordening introduceert verder ook een nieuw type merk. Naast individuele merken (ter onderscheiding van waren of diensten van een onderneming) en het collectief merk (ter onderscheiding van één of meer gemeenschappelijke kenmerken van waren of diensten van een vereniging van ondernemingen) bestaan er vanaf 23 maart 2016 ook kwaliteitsmerken (deze garanderen dat producten met dit merk aan bepaalde standaarden of karakteristieken voldoen). Verschillende nationale stelsels kenden dit type merk reeds. Met de invoering ervan in de verordening wordt getracht een betere symmetrie te creëren tussen de nationale stelsels en het Europese stelsel. De overeenstemmende bepaling in de nieuwe richtlijn is echter optioneel zodat het steeds mogelijk blijft om op nationaal vlak geen kwaliteitsmerken in het leven te roepen (hetgeen vooralsnog in de Benelux het geval is).

• Administratieve procedure voor vorderingen inzake verval en nietigheid

Tenslotte is het op dit moment enkel mogelijk om via een gerechtelijke procedure een vervallen- en/of nietigverklaring van merken te verkrijgen. In de toekomst zal het, na de omzetting van de nieuwe richtlijn in nationale wetgeving echter mogelijk zijn bij de nationale merkenbureaus een administratieve procedure voor nietigheid of verval van een merk te voeren. De nationale merkenbureaus, zoals het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE), hebben evenwel nog enkele jaren de tijd om dit op poten te zetten.

Auteur: Corbus Advocaten