De naam van uw onderneming is goud waard. Uw naam staat voor uw faam. Maar u kan die best goed beschermen, want freeriders pikken graag een graantje mee. In een reeks artikelen bespreken we de verschillende beschermingsmechanismes die uw onderneming behoeden tegen ongeoorloofd gebruik van de namen die uw profiel en uw succes bepalen: de handelsnaam (deel 1), de merknaam (deel 2) en de domeinnaam (deel 3).

De merknaam wordt, in tegenstelling tot de handelsnaam, beschermd op basis van nationale en Europese wetgeving, maar ook op grond van internationale verdragen.

Men kan in België merkbescherming verkrijgen via:

• Het Benelux-merk, dit op basis van het Benelux-verdrag voor intellectuele eigendom, hierna het BVIE genaamd.
• Het Uniemerk, op grond van de Europese Verordening inzake het Uniemerk, hierna UMVO genaamd.

Een bescherming op louter nationale wetgeving is uitgesloten. De Belgische wetgever heeft immers geopteerd om de eigen nationale merkwetgeving gelijk te schakelen met Nederland en Luxemburg, dit aan de hand van het toenmalige Benelux-verdrag tot invoering van een eenvormige Benelux-wet op merken. Deze samenwerking is op vandaag geëvolueerd naar het huidige BVIE die van toepassing is op zowel merken als tekeningen of modellen.

De bescherming geboden door het BVIE en het UMVO geldt niet enkel binnen de nationale grenzen van het land van waar de onderneming gevestigd is, maar ook daarbuiten i.c. het Benelux-grondgebied of het territorium van de Europese Unie.

Tevens zijn beide beschermingswijzen combineerbaar. Het is perfect mogelijk om in eerste instantie het merk aan de hand van het BVIE te beschermen om dan nadien nog een bijkomende bescherming aan te vragen op grond van UMVO, of omgekeerd.

Deze keuze is afhankelijk van:

• De soort waren of diensten waarvoor merkbescherming wordt gevraagd.
• De markten waarop de onderneming actief is of actief op wenst te zijn.

Mogelijke concurrenten kunnen de merkaanvraag aanvechten en zelfs nadien nietig laten verklaren in zowel een administratieve als gerechtelijke procedure.

Wanneer wordt uw merknaam beschermd?

Om beschermd te worden, moet een merknaam als merk geregistreerd worden door het merkenbureau van de Benelux of Europese Unie. De merknaam moet voldoen aan een aantal voorwaarden, die opgelegd worden door de merkenbureaus van het BVIE als het UMVO.

Deze voorwaarden zijn voor het BVIE- en UMVO-merk gelijk en worden ingevuld aan de hand van de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, die drie cumulatieve voorwaarden oplegt:

Het merk moet een teken zijn

De eerste voorwaarde om een merk te registreren is dat het merk gevormd wordt door tekens. Abstracte concepten, ideeën of enkel een kleur zijn niet specifiek genoeg om als teken te worden gekwalificeerd. Het teken dat als merk wordt gekozen moet immers in staat zijn om de goederen of diensten van een onderneming te onderscheiden. De rechtspraak van het Europees Hof van Justitie stelt dat het teken een betekenis moet overbrengen die nauwkeurige informatie kan verschaffen over de herkomst van goederen of diensten.

Een teken kan aldus bestaan uit – niet exhaustief – namen van personen, letters, cijfers, kleuren, vormen en geluiden.

Het teken moet duidelijk en nauwkeurig voorstelbaar zijn

De tweede voorwaarde om voor merkregistratie in aanmerking te komen, is dat het teken kan worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt om het teken duidelijk en nauwkeurig voor te stellen.

Dit moet ruimer gezien worden dan enkel een grafische of visuele voorstelling van het teken. Zo is deze tweede voorwaarde ook vervuld wanneer het teken duidelijk en nauwkeurig kan worden voorgesteld met technische en elektronische middelen die voldoende waarborgen bieden. Zo komen bijvoorbeeld ook bestandsformaten zoals mp3 (klank) en mp4 (bewegende beelden) voor registratie in aanmerking.

Derhalve is de registratie van verschillende soorten merken mogelijk: het woordmerk, het beeldmerk met eventueel woordelement, het vormmerk, het kleurmerk, het klank- en geluidsmerk, het bewegingsmerk, …

Het merk moet een onderscheidend vermogen hebben

Een derde voorwaarde is dat het merk over een onderscheidend vermogen moet beschikken. Het moet de waren en diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van de andere ondernemingen.

Een merk heeft als taak de herkomst van waren of diensten aan te duiden, zodat het relevante publiek de waren en diensten aan de merkhoudende onderneming zou toeschrijven. Zo kan er geen merkbescherming worden verleend aan merknamen die enkel de kenmerken van de door de onderneming aangeboden waren of diensten beschrijft, bijvoorbeeld bistro het Eethuisje, garage de Garagist, … Evenwel bestaat door een combinatie van tekens zoals een beeldmerk (figuratief) met een woordelement de mogelijkheid om een beschrijvende naam alsnog te registreren als merk, maar met de bijvoeging van een logo of tekening. Bijvoorbeeld: een abstracte tekening van mes en vork waarin de naam bistro het Eethuisje vermeld staat.

Uiteraard kan dit latere implicaties geven naar beschermingsomvang van het merk. Hier geldt immers dezelfde redenering als bij de handelsnaam (zie deel 1 van de reeks): een beperkt onderscheidend vermogen is gelijk aan een beperkte bescherming.

Hoe wordt de merknaam beschermd?

De strijd tegen merkinbreuken

Het Beneluxmerk en het Uniemerk bieden een gelijkaardige bescherming ten aanzien van derden. De houder van het merk is namelijk gerechtigd om iedere derde die zijn toestemming niet heeft verkregen, te verhinderen om goederen of diensten onder dit merk aan te bieden, wanneer het door de derde gebruikte teken (merk):

• gelijk is aan de naam van de merkhouder en gebruikt wordt voor gelijke waren en diensten waarvoor het merk van de merkhouder is ingeschreven.
• gelijk is aan, of overeenstemt met het merk van de merkhouder en gebruikt wordt voor gelijke of overeenstemmende waren en diensten waarvoor het merk van de merkhouder is ingeschreven, indien bij het publiek gevaar op verwarring kan bestaan omtrent de afkomst.

Bijvoorbeeld In de zaak van Aldi vs. AB InBev heeft het hof van beroep geoordeeld dat Aldi de pils BUVAL in een blik met rode kleur en afgebeeld paard mag verkopen en omdat er geen verwarring ontstaat met het merk JUPILER, dat tevens verkocht wordt in blik met rode kleur en een afgebeelde stier. Het hof is van oordeel dat naam en niet de verpakking het doorslaggevend element is.

• gelijk is aan, of overeenstemt met het merk van de merkhouder ongeacht dit wordt gebruikt voor gelijke of overeenstemmende waren en diensten, maar zonder geldige reden een ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk van merkhouder.

Bijvoorbeeld In de zaak van Klarein vs Claeryn oordeelde het Hof van Justitie dat het merk Klarein dat werd gebruikt voor een schoonmaakmiddel, afbreuk deed aan de aantrekkingskracht en reputatie van het merk Claeryn voor jenever.

De actiemogelijkheden onder het merkenrecht

De merkhouder heeft een arsenaal aan actiemogelijkheden ter beschikking om een merkinbreuk een halt toe te roepen en eventueel een herstel of schadevergoeding te verkrijgen.

• Een gerechtelijk verbod tegen de inbreukmakende derde of zelfs tegen een tussenpersoon, dit onder verbeurte van een dwangsom.
• Een schadevergoeding die redelijk is en waarbij de rechtbank rekening moet houden met de economische gevolgen zoals winstderving, reputatieschade die de merkhouder ondervonden heeft en de winst die de inbreukmakende derde heeft genoten.
• Afgifte van de inbreukmakende goederen en de materialen en werktuigen die nodig zijn voor de productie ervan.
• Terugroeping, verwijdering en vernietiging van inbreuk makende goederen en waren eisen, dit op kosten van de inbreukmakende derde.
• De inbreukmakende derde verzoeken om alle informatie te verstrekken om alle mogelijke deelnemers van de handelsketting te kennen, dit onder verbeurte van een dwangsom.
• Wanneer er sprake is van een opzettelijke inbreuk op het merk, de winstafdracht van de inbreukmakende derde vorderen.
• Verzoeken aan de rechtbank om de beslissing te publiceren op kosten van de inbreukmakende derde, zoals een publicatie in dagbladen, verzending van een bericht naar relevante personen, …

Specifieke actiemogelijkheden voor aantasting van het merk op het internet

Naast bovenvermelde actiemogelijkheden is het belangrijk om in deze bijdrage ook te verwijzen naar het internet en de inbreuken die online plaatsvinden:

• Het gebruik van een domeinnaam kan een schending van het merk inhouden. In dit geval kan de merkhouder zich verzetten tegen het gebruik van zijn merk of op zijn merk gelijkende naam en de verwijdering of de overdracht van de domeinnaam vorderen.
• Het gebruik van metatags op een website houdt in dat de merknaam op een onzichtbare manier wordt gebruikt, namelijk in de htlm-tekst van de website. Deze tekst kan niet door de internetgebruiker gezien worden, maar wel door de zoekrobots. Hierdoor kan het dataverkeer van de merkhouder afgeleid worden naar de website van inbreukmakende derde of kan deze zelfs beter scoren in de zoekresultaten dan de merkhouder bij bepaalde zoekwoorden. De merknaamhouder kan hier een gerechtelijk verbod vorderen.
• Het gebruik van het post-domain path betekent dat de inbreukmakende derde niet van de domeinnaam op zich zal gebruikmaken maar wel van het gedeelte van de URL na de domeinnaam: www.voorbeeld.com/merknaam. Dergelijke manipulaties zijn moeilijker te beteugelen omdat de domeinnaam-wet hier niet van toepassing op is; immers wordt een post-domain path niet geregistreerd bij een domeinnaamregistratiekantoor. De merknaamhouder zal zich bij deze inbreuken moeten beroepen op het gerechtelijk verbod of stakingsvordering.

Actiemogelijkheden gelden enkel voor geregistreerde merken

Er moet opgemerkt worden dat – in tegenstelling tot de handelsnaam – de merkbescherming pas wordt geboden vanaf het moment dat het merk geregistreerd is. Voordien wordt geen bescherming geboden. Evenwel hoeft dit niet te betekenen dat de toekomstige merkhouder nog geen acties kan ondernemen. Zo kan deze wel gebruik maken van andere intellectuele eigendomsrechten die geen registratie vereisen om tegenstelbaar te zijn, zoals de handelsnaambescherming en het auteursrecht (bv. op een logo of ontwerp) om de nodige vorderingen in te stellen en de onderneming te beschermen.

De tegenvordering van de verwerende partij: een verwittigd man is er twee waard!

In tegenstelling tot de handelsnaamhouder, moet de merkhouder geen onafgebroken gebruik kunnen aantonen. Hij moet wel kunnen bewijzen dat het merk de afgelopen vijf jaar voortdurend en zonder wijziging aanwezig was in het economisch verkeer, dit voor alle waren en diensten waarvoor het merk is geregistreerd.

De verwerende partij of inbreukmakende derde heeft immers de mogelijkheid om bij tegenvordering het bewijs van normaal gebruik of verval van het merk wegens niet normaal gebruik in te stellen. De gevolgen van deze tegenvordering zijn niet te onderschatten. Zo wordt aan de merkhouder gevraagd om het normaal gebruik van zijn merk aan te tonen aan de hand van objectieve elementen. Dit houdt in dat het merkgebruik voor alle klassen waarvoor het merk geregistreerd is geweest moet worden aangetoond. Indien de merkhouder dergelijk bewijs niet kan leveren bestaat de mogelijkheid dat de vordering tot staking wordt afgewezen of het merk vervallen wordt verklaard wegens ongebruik.

Het is aangeraden om een goed gedocumenteerd dossier bij te houden met een overzicht van het gebruik van het merk voor de klassen en subklassen waarvoor het merk is geregistreerd bij het merkenbureau.

Houd uw merk in stand

De merkhouder moet zich niet alleen hoeden voor het verval wegens abnormaal gebruik of onbruik van zijn merk, hij moet ook rekening houden met de geldigheidsduur. Een merk heeft slechts een geldigheidsduur van tien jaar en moet dus vernieuwd worden.

Indien de verlenging niet wordt aangevraagd, vervalt de merkbescherming. De toenmalige merkhouder kan zich wel nog beroepen op de handelsnaambescherming of het auteursrecht om zijn onderneming te beschermen.

Besluit

Uw merk is goud waard! Het merkenrecht is complexe materie met diverse beschermingsmechanismes en exploitatiemogelijkheden (licentie, overdracht, …). De rechtspraak bevestigt deze complexiteit met een veelheid aan procedures en verschillende beoordelingen zowel in eerste aanleg als in beroep, dit als gevolg van een onoverkomelijk casuïstische beoordeling.

Indien u meer informatie wenst over uw handelsnaam, uw merknaam en intellectuele rechten en hoe deze te beschermen, kan u vrijblijvend contact opnemen met Mr. Maarten Verhaghe bij VDV iLaw.

Maarten Verhaghe